En el seno de la empresa se desarrollan a menudo conocimientos que pueden tener naturaleza técnica o comercial y que pueden tener un gran valor económico.
En el caso de los conocimientos técnicos (en sentido amplio), el ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de su protección a través de la propiedad industrial (señaladamente las patentes y los modelos de utilidad, pero también el diseño industrial y en ocasiones incluso las marcas) y de la propiedad intelectual (por ejemplo, para la protección del software informático, o para la protección adicional del diseño).
Sin embargo, otros conocimientos que pueden resultar de gran valor pero que no tengan naturaleza técnica (por ejemplo, sistemas de negocios –un nuevo plan para la gestión de garajes, un nuevo sistema para tratar datos contables, etc.-, o información directamente comercial, como listados de clientes) no pueden ser objeto de patente o modelo de utilidad (porque la Ley de Patentes no los considera “invenciones”), y la propiedad intelectual resultaría también inadecuada para su protección (porque la propiedad intelectual protege la expresión de las ideas, pero no las ideas mismas, lo que implica, por ejemplo, que el autor de un libro de recetas de cocina pueda impedir la reproducción no autorizada del mismo, pero no que el lector ejecute en la cocina de su casa, con el libro en la mano, las recetas de dicho autor).
En esta última situación (los conocimientos que podemos denominar “comerciales” –no técnicos- en sentido amplio) es evidente que la única protección posible consiste en que la empresa los utilice ella misma en régimen de secreto o que, mediante contrato, permita a terceros su explotación a cambio de una contraprestación, manteniendo en todo caso el secreto.
Pero incluso en el caso de los conocimientos técnicos puede haber poderosas razones empresariales para decidir no divulgar los mismos, como sucedería en el caso de obtenerse una patente o un modelo de utilidad, y explotarlos también en la forma indicada en el párrafo anterior: mediante el uso interno en la empresa de dichos conocimientos y/o mediante licencias contractuales a terceros a cambio de una contraprestación (señaladamente un royalty), conservándose siempre la naturaleza secreta de dichos conocimientos. Una de dichas razones puede ser que la duración de las patentes y de los modelos de utilidad es limitada en el tiempo (veinte años en el caso de aquéllas y diez en el caso de éstos), y que se espere que la protección derivada de la explotación secreta del conocimiento técnico pueda extenderse incluso más allá de la vida legal de aquéllos.
Cuando un conocimiento se mantiene y explota en régimen de secreto, impuesto en su caso a terceros mediante un instrumento contractual, hablamos de “know-how”, que podemos dividir en know-how industrial o técnico y know-how comercial.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando el know-how es divulgado sin autorización de su titular?
Esto puede suceder, en primer lugar, cuando alguien vinculado por un contrato de licencia del know-how lo divulga infringiendo las cláusulas de dicho contrato. En este caso existirá un incumplimiento contractual, y el remedio será la acción civil o mercantil correspondiente, que podrá dar lugar a la indemnización de que se trate (en este sentido, resulta interesante introducir en el contrato cláusulas penales para supuestos de vulneración del régimen de secreto, al margen de la indemnización que pueda corresponder si se prueba la existencia de daños y perjuicios).
Pero, además, el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal entiende que es desleal “la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva” o bien ilegítimamente, “por medio de espionaje o procedimiento análogo” o mediante “la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores”. También la inducción a la terminación regular de un contrato puede ser un acto de competencia desleal si tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o comercial (art. 14). En otras palabras, la divulgación de secretos empresariales puede dar lugar a una acción por competencia desleal.
Cabe recordar también que, en supuestos extremos de revelación de secretos que afecten a la defensa nacional, puede existir un delito (arts. 598 y siguientes del Código Penal). Es de observar, en este sentido, que la Ley de Patentes contiene disposiciones que permiten la tramitación secreta de aquellas solicitudes de patentes que sean de interés para la defensa nacional, imponiéndose expresamente al solicitante la obligación de no divulgar su contenido (lo que, en particular, le impide presentar solicitudes de patente equivalentes en el extranjero). La vulneración de esta obligación podría constituir un ilícito penal.
Recientemente se ha publicado la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, cuya finalidad es aproximar las legislaciones de los Estados miembros de la Unión Europea, para “asegurar un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales” (la Directiva denomina “secretos comerciales” tanto a los que tienen carácter técnico como a los que tienen otra naturaleza).
En concreto, la Directiva pretende dotar de protección a la información secreta (“en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas”), que tiene un valor comercial precisamente por su carácter secreto, y que ha sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta. Se definen los casos en que la obtención de esa información es lícita (señaladamente, el descubrimiento o creación independiente, ingeniería inversa y la existencia de derechos de los trabajadores, aunque la Directiva prevé que puedan existir otros casos en la práctica) y los supuestos en que es ilícita (el acceso no autorizado a la información secreta o cualquier otro comportamiento desleal). Se consideran expresamente como supuestos de utilización ilícita de secretos comerciales el incumplimiento de acuerdos de confidencialidad o, en general de obligaciones de guardar secreto, y el incumplimiento contractual cuando éste imponga restricciones al uso del secreto comercial. Se salvaguardan en todo caso la libertad de expresión e información, el descubrimiento de actividades ilícitas si así lo exige el interés general, los derechos de los trabajadores y la protección de intereses legítimos.
La Directiva intenta garantizar que los procedimientos judiciales no puedan dar lugar a la divulgación de secretos y prevé medidas cautelares, siempre y cuando la parte demandante aporte pruebas razonables de la existencia de la información secreta y de la infracción. Asimismo, se enumeran las sanciones a las que puede dar lugar la resolución final sobre el fondo del asunto, incluyéndose en particular la orden de cese de la actividad infractora, las indemnizaciones y la posible publicación de la sentencia.
Los Estados miembros de la Unión Europea deberán transponer el contenido de la Directiva en su ordenamiento jurídico interno no después de 9 de junio de 2018.
Convendrá concluir esta exposición señalando que, como se deduce de lo anterior, desde el momento en que surge el know-how, sea técnico o industrial o comercial, las empresas tienen instrumentos legales para dotarlo de protección y debe recordarse que descuidar esta protección puede tener consecuencias graves (en particular, que su divulgación puede impedir la posterior obtención de una patente o modelo de utilidad –ya que el hecho de que una divulgación sea hecha por el propio titular de la información no impide que la invención deje de ser nueva, convirtiéndose por lo tanto en no patentable-).
Por eso es importante que:
a) Los contratos laborales o de arrendamiento de servicios de las personas implicadas en creación de obras que puedan ser objeto de propiedad industrial o intelectual, o simplemente en el conocimiento de secretos de índole comercial, contengan cláusulas de confidencialidad.
b) Se cree un protocolo interno de actuación dentro de la empresa en el que, idealmente, todas las personas que lleguen a resultados de investigación u otros que puedan ser objeto de propiedad industrial o intelectual, lo comuniquen a un encargado único, que, en un estadio temprano, pueda decidir o informar a quien deba decidir sobre la conveniencia de protegerlos (sea mediante el registro o mediante la explotación de un know-how secreto) o no.
c) Las divulgaciones a terceros se hagan con los correspondientes acuerdos de confidencialidad.
d) Los contratos de licencia de know-how estén adecuadamente redactados, contengan cláusulas que impidan la divulgación incluso tras la terminación del contrato y prevean consecuencias (cláusulas penales) para supuestos de infracción.
