La nueva Ley de Patentes

La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, entrará en vigor el 1 de abril de 2017, y reemplazará a la vigente Ley de Patentes, que, con sus diferentes modificaciones, ha tenido una duración de treinta años (Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes).

El nuevo reglamento de patentes introduce numerosas novedades

A continuación nos limitaremos a las que tal vez sean más relevantes para los solicitantes españoles, pero previamente convendrá recordar que hay ciertas cosas que, por ley, no son invenciones, y que, por lo tanto, no son patentables (así, los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos, las obras literarias y artísticas y las creaciones estéticas, así como las obras científicas, los planes, reglas y métodos para juegos, para realizar actividades intelectuales o para actividades económico-comerciales, los programas de ordenador –aunque hay invenciones de software que sí se pueden patentar- y las formas de presentar información), y que aquellas cosas (incluyendo procedimientos) que sí son invenciones deben reunir tres requisitos para ser patentables, a saber:

1. NOVEDAD: Consiste en que la invención no haya sido hecha accesible al público, en España o en el extranjero, por una divulgación escrita u oral, por una utilización, o por cualquier otro medio,antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente.No importa que la divulgación haya sido hecha por el propio solicitante, o que no haya tenido un gran alcance o difusión: si la hay, la invención deja de ser patentable, y la posible patente de que se trate o bien será denegada o será nula en todo caso.
2. ACTIVIDAD INVENTIVA: La invención no debe ser evidente para un experto en la materia, teniendo en cuenta el llamado “estado de la técnica” (es decir, todo aquello que ha sido divulgado en todo el mundo antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente de que se trate). Es decir, aunque una invención sea nueva, todavía no podrá ser patentada si resulta obvia.
3. ACTIVIDAD INDUSTRIAL: Se entiende en sentido amplio; es decir, una invención tiene aplicación industrial si puede ser fabricada o utilizada en cualquier clase de industria, incluyendo la agrícola.

Con lo anterior en mente, podemos ya describir las modificaciones legales a las que nos referíamos más arriba:

1.- Actualmente, el procedimiento de concesión de una patente española admite dos variantes:

Tras la presentación de la solicitud de patente, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) examina si los documentos son formalmente correctos, si el objeto de la solicitud de patente es materia patentable y si la invención carece de novedad de manera manifiesta y notoria. En el caso de que haya alguna objeción, se emite el correspondiente suspenso y el solicitante tiene la posibilidad de contestar presentando sus alegaciones y/o subsanando los defectos que se hayan señalado. Superado este trámite inicial, debe solicitarse el llamado “informe sobre el estado de la técnica”. Se trata de un informe preceptivo, elaborado por la OEPM entre millones de documentos anteriores (patentes de muchos países del mundo y otra literatura técnica), para que el solicitante pueda valorar la novedad y la actividad inventiva de su invención.

Si se solicita el informe sobre el estado de la técnica en el plazo legalmente establecido, el mismo será elaborado y entregado al solicitante. Además, se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (una publicación especializada de la OEPM) un anuncio de que el informe sobre el estado de la técnica está a disposición del público. Asimismo, la solicitud de patente será publicada en dieciocho meses desde la fecha de presentación.

A partir de este momento, el solicitante tiene la opción de optar, en un plazo determinado, por uno de los dos procedimientos siguientes, a saber:

1. El llamado procedimiento general de concesión, en el que se publica un anuncio a partir del cual terceras partes pueden presentar observaciones al informe sobre el estado de la técnica en un plazo concreto. Posteriormente, haya o no observaciones de terceros, el solicitante dispone de otro plazo para presentar sus propias observaciones, y, en su caso, modificar las reivindicaciones de la solicitud de patente (la parte jurídicamente más relevante de la misma, que detalla la protección que se solicita). Finalmente, haya o no observaciones propias o de terceros, y se hayan modificado o no las reivindicaciones, la patente se concede.
2. El procedimiento con examen previo. En este procedimiento se publica un anuncio a partir del cual terceros interesados disponen de un plazo para presentar oposiciones (obsérvese que se trata de verdaderas oposiciones, y no de meras observaciones como las del procedimiento general; aquéllas pueden desembocar en la denegación de la solicitud de patente; éstas no impedirán la concesión). A continuación, el examinador de la OEPM hará un verdadero examen de la novedad y la actividad inventiva de la invención, y lo comunicará al solicitante, con las oposiciones que en su caso se hubieran podido presentar. Comienza aquí una fase de comunicaciones entre el solicitante y la OEPM, en la que el solicitante dispone de oportunidades de modificar las reivindicaciones para superar las objeciones existentes contra su solicitud de patente, que, finalmente, se concede o deniega total o parcialmente.

Pues bien, bajo la nueva ley el procedimiento general de concesión desaparece, con lo que todas las solicitudes de patente quedarán sujetas a examen.

2.- Desaparecen los llamados “certificados de adición” existentes en la legislación actual.

Son títulos de protección que se conceden a los titulares de patentes ya concedidas para perfeccionamientos de las invenciones mediante ellas protegidas, y se caracterizan porque sólo requieren novedad, pero no actividad inventiva con respecto a la patente del mismo titular de que se trata.

3.- Además de las patentes, es posible obtener en España los llamados “modelos de utilidad”.

Se trata de títulos de protección de menor duración que las patentes (diez años, en vez de veinte), pero que no están sujetos en ningún caso a examen de novedad y actividad inventiva, salvo en caso de oposición por parte de un tercero. Además, sólo los productos (no los procedimientos) pueden ser objeto de modelo de utilidad. Los modelos de utilidad, a diferencia de las patentes, requieren únicamente novedad nacional (no mundial), y una menor actividad inventiva (basta con que la invención no sea muy evidente para un experto en la materia a la vista de las divulgaciones existentes en España en la fecha de presentación, mientras que, como se ha señalado más arriba, las invenciones objeto de patente requieren que la invención no sea evidente para dicho experto a la vista de las divulgaciones existentes en todo el mundo).

Pues bien, el régimen de los modelos de utilidad cambia sustancialmente. En concreto:

1. Seguirán sin poder recaer sobre procedimientos, y se recoge expresamente que ni la materia biológica ni las sustancias y composiciones farmacéuticas pueden protegerse mediante esta modalidad. Sin embargo, sí pueden ser objeto de modelo de utilidad los productos químicos.
2. El estado de la técnica en relación con el que se valorará la novedad y la actividad inventiva de las invenciones objeto de modelo de utilidad pasará a ser mundial, aunque se mantiene un nivel reducido de actividad inventiva (esto es, bastará con que la invención no sea muy evidente para un experto en la materia).
3. El procedimiento de concesión seguirá siendo el mismo, pero, a diferencia de lo que sucede actualmente, si tras la concesión el titular del modelo de utilidad quisiera hacerlo valer en juicio frente a un tercero, y éste lo pidiera, dicho titular deberá aportar un informe sobre el estado de la técnica relativo al modelo de utilidad en cuestión, elaborado por la OEPM.

4.- Para el mantenimiento de una patente o modelo de utilidad es necesario pagar las llamadas “anualidades”.

Se trata de tasas de mantenimiento que deben abonarse anualmente, en unos plazos determinados, durante toda la vida de la patente o del modelo de utilidad (y cuyo importe sube en progresión geométrica).
Hasta ahora, si una patente o modelo de utilidad caduca por falta de pago de una anualidad, aún es posible rehabilitarla si se demuestra (en unos plazos determinados) que el impago se ha producido por causa de fuerza mayor. Además, es posible quedar restablecido en el derecho sobre la patente o modelo de utilidad si, mediante un procedimiento diferente (y con unos plazos diferentes) el titular prueba que no pudo hacer el pago pese a haber desplegado toda la diligencia debida requerida según las circunstancias.

A partir de la entrada en vigor del nuevo reglamento de patentes, la rehabilitación por causa de fuerza mayor desaparecerá, aunque se mantiene el restablecimiento de derechos.

5.- Hay dos formas de infringir una patente (o modelo de utilidad). Una de ellas es hacer literalmente lo que se reivindica en ella (es la llamada “infracción literal”). Sin embargo, también existe la llamada “infracción por equivalentes” (que podemos describir sin entrar en detalles como aquélla que tiene lugar mediante la realización de variaciones no sustanciales de la invención reivindicada).

Aunque la infracción por equivalentes tenía acomodo en la jurisprudencia y en textos legales internacionales, no está reconocida expresamente en la actual Ley de Patentes, y la nueva ley pone remedio a esta omisión.

6.- Una patente o modelo de utilidad tramitado por la OEPM sólo otorga protección en España. Si se desea obtener protección en el extranjero, es posible extender la solicitud de patente o de modelo de utilidad a otros países del mundo presentando las solicitudes de patente o de modelo de utilidad (allí donde éstos existen –si existen, no tienen por qué tener las mismas características de los modelos de utilidad españoles, aunque el nombre pueda coincidir-) correspondientes con efectos en dichos países.

En este caso, cualquier divulgación de la invención que haya tenido lugar después de la presentación de la solicitud inicial en la OEPM no perjudicará a la novedad y/o la actividad inventiva de la solicitud correspondiente en el extranjero si ésta se presenta en el plazo de un año desde la fecha de presentación de la solicitud inicial española. Es posible basar un modelo de utilidad extranjero en una patente española, o una patente extranjera en un modelo de utilidad español. Ese plazo de un año es el llamado “plazo de prioridad”.

Pues bien, la nueva ley acepta también las llamadas “prioridades internas”, es decir, que la prioridad de una solicitud de patente española pueda reivindicarse en otra solicitud de patente española presentada durante un año a partir de la fecha de presentación de aquélla.

7.- La ley actual impone la obligación de presentar primeramente en España todas las solicitudes de patente y modelo de utilidad. El motivo de ello es que si una invención resulta relevante para la defensa nacional, la solicitud en cuestión pueda tramitarse con carácter secreto, para que su contenido no sea conocido por países extranjeros. Sin embargo, hasta el momento el incumplimiento de esa obligación no implica ninguna consecuencia salvo si el objeto de la invención afecta manifiestamente a la defensa nacional. Por el contrario, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, una solicitud de patente europea (que son patentes que permiten obtener protección bajo una tramitación única para varios países europeos –incluso de fuera de la Unión Europea-) o una solicitud de patente PCT (siglas del llamado “Patent Cooperation Treaty”; se trata de patentes que permiten una reserva de protección para numerosos países del mundo mediante una tramitación inicial única de una solicitud de patente) que se refieran a invenciones hechas en España y que no sean presentadas a través de la OEPM no podrán dar lugar a derechos válidos en España.

CONCLUSIONES SOBRE LA NUEVA LEY DE PATENTES

Como decimos, la nueva ley presenta muchas otras novedades, pero las anteriormente descritas estarán entre las de mayor relevancia práctica. En todo caso, de las notas anteriores se desprenden algunas consecuencias prácticas para los inventores. Así, por ejemplo, quienes deseen prevalerse del procedimiento general de concesión (sin examen de novedad y actividad inventiva) deberán presentar sus solicitudes de patente antes del 1 de abril de 2017. También deberán presentar solicitudes de certificados de adición, antes de dicha fecha, los que deseen proteger perfeccionamientos de sus invenciones patentadas, que no presenten actividad inventiva frente a éstas. Igualmente, puede ser aconsejable que quienes deseen presentar solicitudes de modelo de utilidad lo hagan también antes de la fecha indicada, así como quienes tengan intención de patentar en el extranjero sin presentar previamente una solicitud española. Incluso es concebible que patentes o modelos de utilidad caducados por falta de pago de una anualidad y cuyos titulares crean que es posible verse restaurados en sus derechos, deban presentar la solicitud de rehabilitación correspondiente antes del 1 de abril de 2017, si es que se encuentran en  plazo para ello pero no para solicitar el restablecimiento de derechos